La contraffazione marchi online è una questione di crescente importanza nell’era digitale, in cui i siti web e i nomi a dominio sono diventati fondamentali per le strategie di marketing e comunicazione delle aziende, dei professionisti e delle organizzazioni.

La contraffazione marchi online consiste nell’uso indebito sul web di un marchio altrui, o altro segno distintivo tutelabile ad ogni effetto di legge, senza autorizzazione da parte del legittimo titolare. Da tale condotta illecita (che può assumere anche rilievo penale) possono derivare gravi danni economici e d’immagine in capo al titolare in quanto può determinare episodi di confusione sul mercato, sviamento di clientela e sfruttamento indebito della reputazione o della notorietà di un marchio altrui.

La tutela dei marchi sul web, nonché dei nomi a dominio quali segni distintivi, è essenziale per salvaguardare la reputazione delle aziende e garantire un corretto funzionamento del mercato online anche nell’interesse dei consumatori. È quindi sempre più importante monitorare attentamente il web per proteggersi dalla contraffazione dei segni distintivi della propria azienda, nonché da atti di concorrenza sleale.

In questa guida, esploreremo più a fondo le pratiche illecite in materia di nomi a dominio, ossia il “domain grabbing”, il “cybersquatting” e il “keyword advertising” per comprendere in dettaglio cosa implicano e come possono essere contrastate.

Inoltre, esamineremo le più comuni fattispecie di illeciti di diritto industriale compiuti sul web nonché la normativa che regola la contraffazione marchi online e forniremo suggerimenti su come tutelare in modo efficace i segni distintivi dell’azienda nell’ambito del web.

CHE COS’È IL “CYBERSQUATTING”?

Il “cybersquatting”, noto anche come “domain grabbing”, è la più tipica condotta illecita in materia di nomi a dominio: consiste nella registrazione in malafede di uno o più nomi a dominio che corrispondono a marchi o altri segni distintivi altrui, solitamente notori, al fine di trarne indebito profitto o cederli al legittimo titolare dietro corrispettivo, lucrando sul trasferimento. Tale pratica integra una forma di contraffazione sul web come è stato più volte confermato anche a livello giurisprudenziale. Difatti, la registrazione e l’uso di un nome di dominio che riproduce o contiene anche parzialmente un marchio altrui costituisce una violazione sotto il profilo della contraffazione dello stesso, in quanto condotta idonea a creare confusione tra i consumatori. Tale pratica ha inoltre l’effetto di associare l’attività di cui al sito web al titolare del marchio, sfruttando la notorietà dello stesso per ottenere un indebito vantaggio. Ciò posto, solo il titolare di un marchio -nonché eventuali terzi aventi diritto quali, ad esempio, licenziatari dello stesso marchio- possono legittimamente usare sul proprio sito web tale nome a dominio in quanto segno distintivo.

Vi sono poi altre forme di “cybersquatting”:

1. “Typosquatting”: registrazione di nomi a dominio corrispondenti a marchi notori altrui ma caratterizzati da minimi errori di ortografia -commessi intenzionalmente- o minime varianti quali ad esempio trattini o punteggiature.
2. “Combosquatting”: registrazione di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui caratterizzati dalla presenza di ulteriori termini.
3. “Doppelganger domains”: è un nome a dominio altrui scritto in modo identico a un nome di dominio legittimamente registrato, caratterizzato dall’assenza del punto all’interno del second Level Domain (SLD), ossia la parte centrale del nome a dominio;

Il fenomeno della contraffazione online tramite “cybersquatting” ha assunto negli ultimi anni una preoccupante rilevanza: è stato infatti evidenziato da un report recente dell’EUIPO che il 49% dei nomi a dominio analizzati rifletteva comportamenti di “cybersquatting”. Settori tra i più colpiti sono quelli della moda e del lusso (66%).

CHE COS’È IL “KEYWORD ADVERTISING”?

Il “keyword advertising” è un’altra pratica illecita tipica della contraffazione di marchio online e della concorrenza sleale confusoria: un soggetto non autorizzato utilizza una parola chiave, corrispondente a un marchio altrui, all’interno di un annuncio pubblicitario sul web; quando un utente inserisce tale keyword in un motore di ricerca, compare tale annuncio, spesso posizionato in cima alla lista dei risultati, con la conseguenza che il soggetto non autorizzato ne trae un indebito vantaggio quanto a visibilità.

Questo tipo di attività è resa possibile grazie a servizi di posizionamento, come Google Ads, che consentono a imprese e operatori economici di selezionare parole chiave e mostrare un “link sponsorizzato” al proprio sito web ogni volta che un utente digita una di queste parole chiave. Nel caso in cui più operatori scelgano la stessa parola chiave, il servizio di posizionamento decide l’ordine degli annunci, spesso basandosi su procedure di asta in cui viene determinato il “prezzo massimo per click” dichiarato dall’inserzionista al momento della stipula del contratto con il motore di ricerca.

Sotto il profilo giuridico, l’uso di marchi come keyword (o meta-tag) da parte di soggetti non autorizzati costituisce una contraffazione di marchio altrui nella misura in cui tale utilizzo possa ledere una delle funzioni tipiche del marchio: ovvero la sua capacità di identificare l’origine dei prodotti o servizi, la sua funzione attrattiva e pubblicitaria, nonché di garanzia qualitativa.

In altre parole, l’uso del marchio altrui come keyword o meta-tag è considerato illecito solo se idoneo confondere il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento, impedendogli di capire se i prodotti o servizi promossi nell’annuncio provengono dal titolare del marchio o da terzi non autorizzati.

Ancora si dibatte a livello giurisprudenziale circa la responsabilità dei soggetti coinvolti nell’illecito anche se l’orientamento prevalente tende ad escludere una responsabilità in capo ai motori di ricerca e ai servizi di posizionamento così come ad altri hosting provider, salvo casi ben specifici.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE MARCHI ONLINE?

Non esistendo una normativa specifica che disciplini e sanzioni le diverse fattispecie di contraffazione online, le principali norme a cui poter fare rifermento sono quelle previste:

– dal Codice della Proprietà Industriale in materia di contraffazione di marchio e segni distintivi (in particolare gli artt. 20 e 22);

– dal Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it;

– dal Codice civile in materia di concorrenza sleale (art. 2598);

– dal Codice penale in materia di contraffazione di marchi (o altri segni distintivi) o di fabbricazione e commercio di beni realizzati in violazione dei titoli di proprietà industriale altrui. (artt. 473, 474 e 517).

COME TUTELARE I SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA DALLA CONTRAFFAZIONE MARCHI ONLINE?

Per tutelare i marchi e segni distintivi di un’impresa, è fondamentale adottare misure sia preventive che di tutela. Ecco alcuni consigli utili:

1. Prevenzione: prima di tutto, è essenziale prevenire potenziali violazioni di diritti di proprietà industriale altrui. Ad esempio è consigliabile:

• prima di registrare un nome a dominio, eseguire una ricerca simile a quella in materia di marchi, al fine di evitare di violare i diritti di terzi.
• registrare sempre i propri marchi anche se non sono ancora molto conosciuti, poiché la registrazione rende più efficace la loro tutela.
• ove possibile, acquistare quante più varianti del Top Level Domain (TLD) posizionato alla fine del nome a dominio, ad esempio .com o .net, con caratteri anche leggermente diversi o con l’aggiunta di punteggiature o simboli allo scopo di ridurre quanto più possibile il rischio di accaparramento di nomi a dominio simili;
• acquistare e gestire i propri nomi a dominio in via autonoma;
• monitorare costantemente il web per individuare potenziali violazioni.

2. Tutela giuridica: nel caso in cui si dovesse riscontrare la condotta di contraffazione online tramite gli atti illeciti sopra elencati, è possibile intraprendere differenti azioni a tutela dei propri diritti, sia in via giudiziale che stragiudiziale, anche d’urgenza, per ottenere i provvedimenti del caso. In alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria territorialmente competente, è possibile ricorrere alla procedura di riassegnazione dei nomi a dominio UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy), stabilita dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Questa procedura, esperibile dinanzi a più enti tra cui il WIPO, consente ai titolari dei marchi di ottenere la cancellazione o il trasferimento dei nomi a dominio registrati illecitamente, fermo restando ogni diritto al risarcimento del danno.

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In un mondo sempre più connesso e digitalizzato, la protezione dei segni distintivi dell’azienda è di fondamentale importanza. La contraffazione online può minacciare la reputazione e la proprietà industriale dell’impresa, ma adottando misure preventive e adoperandosi per la tutela dei propri diritti, è possibile difendere i propri marchi e segni distintivi.

Se hai bisogno di assistenza nella tutela dei tuoi marchi e dei tuoi nomi a dominio, contattaci oggi stesso e insieme svilupperemo una strategia di tutela su misura per le tue esigenze. Siamo qui per aiutarti a navigare nel complesso mondo della proprietà industriale e dei diritti di proprietà intellettuale.