La registrazione di un marchio è il primo passo per ottenere una posizione di vantaggio sui mercati acquisendo un diritto di proprietà industriale.

La conoscenza di marchio presso il pubblico dei consumatori è di fondamentale importanza. Un marchio distintivo e ben conosciuto può fare la differenza tra il successo e l’anonimato nel mercato competitivo di oggi.

Ma come si può garantire la protezione di un marchio e al contempo fare accrescere la sua reputazione presso il pubblico?

È possibile ottenere quanto sopra concedendo ad altri soggetti il diritto di usare il proprio marchio? E quali sono le conseguenze?

In questo articolo, esploreremo il mondo dell’uso del marchio. Scopriremo come l’uso effettivo del marchio può essere determinante per costruirsi una solida posizione di mercato e proteggere i propri diritti di proprietà industriale.

Esamineremo anche le licenze di marchio quale efficace strumento per estendere l’uso del proprio marchio e generare opportunità competitive.

Se sei un imprenditore, il titolare di un marchio o semplicemente interessato a conoscere le dinamiche che si celano dietro l’uso del marchio, questo articolo ti fornirà una panoramica e utili informazioni per meglio comprendere questo importante aspetto della proprietà industriale.

Continua a leggere per saperne di più sull’uso del marchio e sulle opportunità derivanti dai contratti di licenza

Cosa si intende per uso del marchio?

L’uso del marchio consiste nell’atto di servirsi di un segno distintivo registrato o non per identificare e promuovere l’attività di un’impresa, un prodotto o un servizio specifico. Quando una persona o un’azienda possiede un marchio registrato ha il diritto esclusivo di farne uso per i prodotti o servizi per cui è stato registrato.

L’uso del marchio registrato può assumere diverse forme, inclusi:

1. L’uso del marchio sui prodotti: il marchio può essere applicato direttamente sui prodotti fisici o sul relativo packaging -così come su adesivi o etichette- per contraddistinguerli e identificarli come provenienti da una determinata impresa.
2. L’uso del nome o del logo a scopo promozionale: consiste nell’uso del marchio sul materiale pubblicitario, sul sito web, social media, etc.
3. Uso in funzione di slogan: se il marchio è sufficientemente distintivo, può essere collocato all’interno di uno slogan, di un payoff, claim o di una frase promozionale per veicolare un messaggio al pubblico dei consumatori esercitando una funzione attrattiva.
4. Utilizzo del marchio nell’ambito dei servizi: se l’impresa offre servizi anziché prodotti fisici, il marchio può essere usato sul materiale commerciale, contabile o pubblicitario per identificare e distinguere tali servizi da altri simili presenti sul mercato.

La funzione principale del marchio e che si esplica tramite il suo uso sul mercato è dunque quella di “indicatore di origine” consentendo ai consumatori di riconoscere i prodotti o servizi come provenienti da una determinata impresa, potendoli così distinguere da altri prodotti o servizi appartenenti allo stesso settore ma provenienti da imprese terze.

Al passo con i tempi, il marchio è inoltre divenuto negli ultimi anni strumento fondamentale nel mondo della comunicazione e il suo uso sul mercato riveste, ad oggi, anche una funzione pubblicitaria e attrattiva verso il pubblico, consentendo così all’impresa di rafforzare il legame con la propria clientela veicolando messaggi promozionali e garantendo il rispetto di determinati standard qualitativi.

Il diritto all’uso del marchio spetta in primis al legittimo titolare il quale può, tuttavia, concedere a terzi il diritto di farne uso anche in via esclusiva tramite apposito contratto di licenza.

Cosa è il contratto di licenza?

Il contratto di licenza di marchio è un accordo tra il titolare di un marchio (licenziante) e un’altra parte (licenziatario) che ottiene il diritto -anche esclusivo- di utilizzare tale marchio in cambio, solitamente, di un corrispettivo.

Il contratto di licenza solitamente ha per oggetto la commercializzazione di prodotti (nonché talvolta la loro fabbricazione) o di servizi contraddistinti da un marchio. Onde poter predisporre efficacemente un contratto di licenza, è ovviamente necessario che il marchio concesso in uso sia oggetto di registrazione e di tutela nei territori ove ha effetto tale contratto. Un contratto di licenza stabilisce anche i termini e le condizioni d’uso del marchio da parte del licenziatario, compresi i diritti e i limiti relativi a tale uso, la durata della licenza, il territorio geografico in cui può essere utilizzato e il compenso o le royalties che il licenziatario deve pagare al licenziante.

Il contratto di licenza di marchio rappresenta uno strumento efficace e sempre più in uso nel mercato della globalizzazione: il licenziante, avvalendosi della cooperazione e dei mezzi del licenziatario, può infatti espandere la propria offerta di prodotti e servizi raggiungendo con il proprio marchio nuovi mercati, senza dover sostenere investimenti particolarmente onerosi per affermarsi su di essi e ottenendo, al contempo, un compenso dalla concessione in licenza. Il licenziatario, dal canto suo, può beneficiare dell’uso di un marchio altrui con diritto al suo sfruttamento economico/pubblicitario, consolidando ulteriormente i propri legami con la clientela e ottenendo anche un vantaggio competitivo sul mercato.

Quali sono le principali clausole di un contratto di licenza?

Il contratto di licenza deve essere ben strutturato e deve prevedere tutte le clausole del caso a salvaguardia dei reciproci diritti e interessi: quelle qui di seguito elencate sono le principali:

1. Oggetto: ossia la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, di un marchio dietro pagamento di un corrispettivo (ma talvolta, in alternativa, a titolo gratuito) con specifica identificazione dei prodotti e/o servizi relativamente ai quali la licenza è rilasciata nonché indicazione delle modalità e limiti con cui quest’ultima viene concessa.
2. Ambito territoriale: il contratto deve definire con esattezza l’area geografica e i territori ove la licenza è efficace.
3. Durata dell’accordo: è importante stabilire la durata della licenza, cioè per quanto tempo il licenziatario ha il diritto di usa il marchio altrui. Può essere una licenza a tempo determinato o a tempo indeterminato (con previsione del diritto di recesso).
4. Obblighi delle parti: il licenziante deve, a titolo esemplificativo, garantire la validità del proprio marchio e manlevare e tenere indenne il licenziatario da possibili pretese avanzate da terzi con riferimento a presunte violazioni di diritti anteriori; il licenziatario, dal canto suo, deve a titolo esemplificativo impegnarsi a rispettare gli standard qualitativi dei prodotti che il marchio dato in licenza, evitando così di lederne la reputazione.
5. Indicazione del corrispettivo: il contratto deve indicare chiaramente l’entità del corrispettivo da versare al licenziante e le relative modalità di pagamento.
6. Riservatezza: è importante includere la clausola di reciproca riservatezza per proteggere le informazioni confidenziali aventi valore economico.
7. Risoluzione e inadempimento: il contratto deve prevedere ipotesi di inadempimento da parte sia del licenziante che del licenziatario e le conseguenti possibilità di rimedio, nonché le modalità di risoluzione del contratto stesso.

È consigliabile consultare un consulente in proprietà industriale per assicurarsi che il contratto di licenza soddisfi le esigenze di entrambe le parti e preveda tutte le clausole a tutela dei reciproci diritti.

Uso di un marchio non registrato: quali sono i limiti?

Il marchio non registrato è un istituto ampiamente riconosciuto dal nostro ordinamento e, pertanto, meritevole di tutela.

Sebbene tutelabile, il marchio non registrato comporta non pochi limiti circa i diritti da esso derivanti. A differenza del marchio registrato che gode di una presunzione di validità conferendo a tutti gli effetti un diritto di esclusiva, l’efficacia del marchio non registrato è strettamente connessa e dipendente dal suo uso effettivo sul mercato nonché strettamente limitata ai prodotti e/o servizi per cui il marchio è usato.

In poche parole, più intenso, continuativo ed esteso è l’uso del marchio non registrato, maggiore sarà la tutela di cui esso potrà beneficiare.

Il principale limite derivante dall’uso di un marchio non registrato consiste nel fatto che grava sul legittimo titolare l’onere della prova di documentare tale uso; ciò può costituire un problema nel caso in cui si debbano far valere efficacemente nei confronti dei terzi i diritti derivanti da tale marchio soprattutto quando l’uso è assai risalente nel tempo.

Onde poter tutelare efficacemente i propri diritti di proprietà industriale, poterlo difendere più agevolmente e poter essere competitivi sui mercati di interesse, è pertanto sempre consigliabile registrare il proprio marchio.

Quando è consentito l’uso del marchio altrui?

L’uso del marchio registrato altrui è di norma consentito previo consenso del legittimo titolare: tale consenso può, per esempio, trovare luogo in virtù di un contratto di licenza con cui viene concesso a un terzo (il licenziatario) il diritto di sfruttamento del proprio marchio dietro corrispettivo.

Vi sono tuttavia delle eccezioni che consentono l’uso di un marchio altrui senza espressa autorizzazione o consenso del legittimo titolare: trattasi dell’uso del marchio altrui in funzione descrittiva della natura della destinazione d’uso dei prodotti o servizi da esso contraddistinti.

Fermi restando i principi della correttezza professionale, l’uso del marchio altrui secondo tali modalità è consentito dalla legge in quanto non avente funzione distintiva.

Si tratta di un confine molto sottile tra liceità e illiceità.

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