Marchio SWATCHBALL registrabile nonostante l’opposizione della Swatch: è premiante il pubblico altamente specializzato

Nella sentenza del 19 maggio 2015 (causa T-71/14), il Tribunale dell’Unione Europea, respingendo il ricorso presentato dalla Swatch SA, ha ritenuto non sussistenti motivi fondati per opporsi alla registrazione del marchio comunitario denominativo SWATCHBALL, la cui registrazione è stata richiesta dalla Panavision Europe Ltd.

La controversia è sorta quando, il 24 dicembre 2007, la Panavision Europe Ltd ha presentato, presso l’UAMI, una domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo SWATCHBALL.

I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 35, 41 e 42 dell’Accordo di Nizza, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

– Classe 9: Pubblicazioni elettroniche e software relativi alla creazione e selezione di illuminazione, ottica e altri effetti visivi nel cinematografica, televisiva, video e altre arti visive e dello spettacolo; pubblicazioni elettroniche e software per la selezione di, o comunque in materia di ottica, illuminazione e attrezzature fotografiche, filtri, portafiltri, paraluce, soffietti, diffusori, ombre, gobos, riflettori e altra luce o apparecchi immagine modificare, e parti ed accessori per tali apparecchiature; ad esclusione di software o di giochi per computer programmi di giochi di computer o programmi interattivi di giochi per computer multimediali; nessuno dei suddetti articoli in materia di misurazione del tempo;

– Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione a prodotti destinati alla produzione di film, programmi televisivi, video, e in altre arti visive e dello spettacolo; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti per la creazione e selezione di illuminazione, ottica o altri effetti visivi nel cinematografica, televisiva, video e altre arti visive e dello spettacolo; servizi di vendita al dettaglio in relazione con ottica, illuminazione e attrezzature fotografiche, filtri, portafiltri, paraluce, soffietti, diffusori, ombre, gobos, riflettori e altra luce o apparecchi immagine modificare, e parti ed accessori per tali apparecchiature; presentazione di uno dei suddetti beni o servizi in mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; nessuno dei suddetti servizi in materia di misurazione del tempo, software di gioco di computer, programmi di giochi per computer o programmi di giochi per computer multimediale interattivi;

– Classe 41: Pubblicazioni elettroniche on-line relativi alla creazione e selezione di illuminazione, ottica e altri effetti visivi nel cinematografica, televisiva, video e altre arti visive e dello spettacolo; pubblicazioni elettroniche on-line per la selezione di, o comunque in materia di ottica, illuminazione e attrezzature fotografiche, filtri, portafiltri, paraluce, soffietti, diffusori, ombre, gobos, riflettori e altra luce o apparecchi immagine modifica, loro parti ed accessori per tali apparecchiature; nessuno dei suddetti servizi in materia di misurazione del tempo, software di gioco di computer, programmi di giochi per computer o programmi di giochi per computer multimediale interattivi;

– Classe 42: Servizi di consulenza in materia di software relativo alla creazione e selezione di illuminazione, ottica o altri effetti visivi nel cinematografica, televisiva, video e altre arti visive e dello spettacolo; servizi di consulenza relativi alla creazione e selezione di illuminazione, ottica o altri effetti visivi nel cinematografica, televisiva, video e altre arti visive e dello spettacolo; servizi di consulenza in materia di ottica, illuminazione e attrezzature fotografiche, filtri, portafiltri, paraluce, soffietti, diffusori, ombre, gobos, riflettori e altra luce o attrezzature-immagine che modifica, e parti e accessori per tali apparecchiature; nessuno dei suddetti servizi in materia di misurazione del tempo, software di gioco di computer, programmi di giochi per computer o programmi di giochi per computer multimediali interattive.

Il 15 settembre 2008, la Swatch SA ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per quanto riguarda i beni ei servizi predetti, fondando l’opposizione sui marchi anteriori internazionali e comunitari SWATCH.

Nel 2012 la divisione di opposizione dell’UAMI ha respinto l’opposizione nel suo complesso. Con decisione 11 novembre 2013, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha poi respinto il ricorso proposto dalla Swatch SA contro la predetta decisione.

La decisione della commissione di ricorso dell’UAMI è stata impugnata dinanzi al Tribunale UE, il quale, nel confermare la decisione impugnata, ha affermato quanto segue:

“Per quanto riguarda il legame che il pubblico potrebbe stabilire tra i marchi in conflitto, è dalla giurisprudenza chiaro che più simili sono i marchi in questione, tanto più probabile è che il marchio successivo porterà la reputazione del marchio anteriore alla mente del pubblico di riferimento. Tuttavia, il semplice fatto che i marchi in questione sono simili, non è sufficiente per concludere che esiste un legame tra tali marchi (sentenza del 25 gennaio 2012 in Viaguara v UAMI – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, EU: T: 2012: 26, punto 44).

L’esistenza di un tale nesso deve essere oggetto di una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra cui il grado di somiglianza tra i marchi in questione; la natura dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in questione, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza tra tali prodotti o servizi, e la sezione dedicata del pubblico; la forza della reputazione del marchio anteriore; il grado di carattere distintivo del marchio anteriore, sia intrinseco o acquisito in seguito all’uso; e l’esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico (sentenza del 12 marzo 2009 in Antartica v UAMI, C-320/07 P, Ue: C: 2009: 146, punto 45, e ordinanza Japan Tobacco v UAMI, citata supra al punto 18, EU: C: 2009: 282, punto 26, vedi anche, per analogia, sentenza 27 novembre 2008 a Intel Corporation, C-252/07, Racc, Ue: C: 2008: 655, paragrafo 42).

Mentre, in mancanza di un tale nesso nella mente del pubblico, è improbabile che l’uso del marchio posteriore tragga indebitamente vantaggio, o sia dannoso per il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore (sentenza Antartica v UAMI, citata supra al punto 20, EU: C: 2009: 146, punto 44, vedi anche, per analogia, sentenza Intel Corporation, citata supra al punto 20, EU: C: 2008: 655, punto 31), l’esistenza di un tale nesso non è sufficiente, di per sé, per poter concludere che ci può essere uno dei tipi di violazioni di cui all’articolo 8 (5), del regolamento n 207/2009, che costituiscono la condizione specifica per la protezione dei marchi che godono di notorietà stabilita da tale disposizione (ordinanza Japan Tobacco v UAMI, citata supra al punto 18, EU: C: 2009: 282, punto 27).

In primo luogo, la somiglianza tra i marchi in questione deriva dal fatto che il marchio richiesto comprende l’intero elemento verbale dei marchi anteriori e dal fatto che i marchi in questione iniziano con le stesse sei lettere, anche se il marchio richiesto contiene quattro lettere in più rispetto all’elemento verbale dei marchi anteriori per effetto dell’aggiunta dell’elemento BALL alla fine del marchio richiesto. I segni di cui trattasi possono quindi essere considerati visivamente simili ad un grado medio e foneticamente simile ad un grado basso o medio in quanto solo l’ultima sillaba è diversa. Concettualmente, i segni in conflitto possono essere considerati simili poiché entrambi contengono la parola SWATCH, che può essere compreso come avere lo stesso significato in ognuno di quei segni, almeno per il pubblico anglofono. Nel complesso, si può concludere che i segni in conflitto sono simili ad un grado medio.

In secondo luogo, si deve rilevare che i marchi anteriori hanno una particolarmente forte reputazione, un fatto che non è contestato dalle parti (punto 32 della decisione impugnata).

La valutazione deve quindi concentrarsi sulla terza condizione prevista dall’articolo 8 (5), del regolamento n. 207/2009.

Di conseguenza, è necessario, prima di tutto, verificare se vi è la possibilità che il pubblico di riferimento stabilirà un tale collegamento e successivamente, solo se di tale collegamento è accertata l’esistenza, verificare se la ricorrente ha dimostrato che uno dei i rischi di cui all’articolo 8 (5), del regolamento n. 207/2009 è presente in questo caso.

(…)

Per quanto riguarda quest’ultima condizione, si deve constatare, come è stato riscontrato dalla commissione di ricorso, che, lungi dal rivolgersi al consumatore medio, i prodotti e i servizi commercializzati da Panavision Europa si rivolgono ad un pubblico specializzato, mentre i prodotti coperti dai marchi anteriori si rivolgono al grande pubblico.

Nel complesso, se è davvero possibile che il pubblico specializzato per i prodotti ed i servizi oggetto del marchio richiesto può anche essere a conoscenza dei marchi anteriori, si può tuttavia concludere che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione nella ricerca sul fatto che il pubblico di riferimento non stabilisca un nesso tra i marchi in conflitto, dal momento che è altamente improbabile che tale pubblico incontrerà i prodotti contraddistinti da tali marchi negli stessi negozi o penserà ai prodotti coperti da un contrassegno quando sono presentati insieme ai prodotti contrassegnati con l’altro marchio.

In circostanze come quelle del caso di specie, si può ritenere che, nonostante la reputazione innegabile dei marchi anteriori ed il fatto che vi è una certa somiglianza tra i marchi in conflitto, l’assenza di somiglianza tra i prodotti ed i servizi in domanda e le differenze tra i loro pubblici di riferimento (il marchio richiesto ha un pubblico specializzato che presta un maggior grado di attenzione e si concentra sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi in questione, che non hanno nulla in comune con i prodotti coperti dai marchi precedenti) sono tali che essi sono suscettibili di escludere l’esistenza di un qualsiasi nesso tra i marchi in conflitto”.

Cit. Marche e Brevetti Web