Il Tribunale dell’Unione Europea, nella sentenza 13 settembre 2016 (T-408/15), con riferimento ad una domanda di registrazione di un marchio sonoro come marchio UE. Si è pronunciato in maniera negativa, affermando che una “suoneria standard di allarme o di telefono non può essere registrata come marchio dell’Unione Europea a motivo della sua banalità”.

In prima istanza, L’EUIPO aveva negato la registrazione di tale segno come marchio dell’Unione per assenza di carattere distintivo.

La commissione di ricorso dell’EUIPO, nella sua decisione, aveva poi precisato che il segno non poteva “essere banale o totalmente insignificante” e che “un marchio costituito da suoni somiglianti a una suoneria avrebbe potuto svolgere una funzione di identificazione solo se esso avesse contenuto elementi tali da distinguerlo rispetto ad altri marchi”.

La commissione di ricorso ha ritenuto, pertanto, che nel caso di specie il marchio richiesto si presentasse come un motivo sonoro di grande semplicità, vale a dire essenzialmente come una suoneria banale e comune che passerebbe generalmente inosservata e non sarebbe memorizzata dal consumatore.
E’ giunta così alla conclusione che il marchio in questione era privo di carattere distintivo in relazione all’insieme dei prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.

La società richiedente ha dunque adito il Tribunale dell’Unione Europea per ottenere l’annullamento della decisione della commissione di ricorso.

Con la sentenza in esame, il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO, respingendo il ricorso della richiedente.

Il Tribunale UE, in merito al carattere distintivo del marchio in contestazione, ha osservato quanto segue:

Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da un lato, in funzione dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento: tuttavia, è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché non trovi applicazione l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Quanto alla percezione del carattere distintivo (e quindi della provenienza dei prodotti o servizi), essa può risultare più difficile da stabilire in talune categorie di marchi.

Il pubblico infatti è abituato a percepire marchi denominativi o figurativi come segni che identificano l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi, ma ciò non si verifica necessariamente qualora il segno sia costituito soltanto da un elemento sonoro.

Tuttavia, si deve ritenere che, nel caso di determinati prodotti o servizi, possa non essere insolito che il consumatore li identifichi mediante un elemento sonoro. In tal senso, si deve segnatamente considerare che, come indicato correttamente dall’EUIPO all’udienza, in determinati settori economici come quello della trasmissione televisiva, non soltanto non è insolito, ma, anzi, è consueto che il consumatore sia indotto a identificare un prodotto o un servizio rientrante in tale settore grazie a un elemento sonoro che consente di distinguerlo come proveniente da un’impresa determinata.

Nella stessa ottica, si deve rilevare che, per quanto riguarda determinati prodotti e servizi connessi, in particolare, da un lato, a mezzi di comunicazione o di intrattenimento per via di diffusione televisiva o radiofonica nonché alla telefonia e, dall’altro, a supporti informatici, a software o al settore dei media in generale, elementi sonori quali jingle o melodie sono utilizzati al fine di consentire un’identificazione uditiva del prodotto o del servizio di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata.

Peraltro, e in ogni caso, è necessario che il segno sonoro di cui si chiede la registrazione possieda una certa pregnanza che consenta al consumatore di percepirlo e di considerarlo in quanto marchio e non in quanto elemento di natura funzionale o in quanto indicatore sprovvisto di caratteristiche intrinseche proprie.
Il consumatore deve quindi considerare il segno sonoro come avente capacità d’identificazione, nel senso che esso sarà identificabile in quanto marchio.

Pertanto, un segno sonoro che non abbia la capacità di esprimere qualcosa di più della semplice combinazione banale delle note che lo compongono non consentirebbe al consumatore di afferrarne la funzione di identificazione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi e non sarebbe, pertanto, idoneo a ingenerare nel consumatore interessato una certa forma di attenzione che gli consenta di riconoscere la funzione indispensabile d’identificazione di detto segno.

Quanto alla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto era costituito dalla ripetizione di un suono somigliante al timbro di una suoneria.

“Pertanto, il marchio richiesto sarà percepito dal pubblico di riferimento solo come una semplice funzionalità dei prodotti e dei servizi interessati e non come un’indicazione della loro origine commerciale. Come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, il marchio richiesto passerà generalmente inosservato e non sarà memorizzato dal consumatore di riferimento.”

“Come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, inoltre, un marchio costituito da suoni somiglianti a una suoneria non può essere in grado di soddisfare una funzione di identificazione, a meno che esso comporti elementi tali da contraddistinguerlo rispetto ad altri marchi sonori, tenendo presente, tuttavia, che non è necessario che tale marchio sia originale o fantasioso.”

“Il marchio di cui si chiede la registrazione deve quindi consentire la sua identificazione da parte del pubblico interessato in quanto indicatore dell’origine dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, condizione che non è soddisfatta, nel caso di specie, dal marchio richiesto, il quale può essere assimilato a una suoneria «standard» di cui è dotato qualsiasi dispositivo elettronico dotato di temporizzatore o qualsiasi apparecchio telefonico, di modo che tale pubblico non sarà in grado, senza previa conoscenza, di identificare tale suoneria come un elemento indicatore di prodotti o servizi provenienti dalla ricorrente.”

Poiché il marchio richiesto è sprovvisto di carattere distintivo, il Tribunale dell’Unione Europea ha condiviso la decisione dell’EUIPO di rifiutarne la registrazione.

Cit. Marchi e Brevetti Web