Vendita di copricerchi per pneumatici non originali con il marchio di case automobilistiche: la Cassazione spiega quando è configurabile il reato di contraffazione

Vendita di copricerchi per pneumatici non originali con il marchio di case automobilistiche: la Cassazione spiega quando è configurabile il reato di contraffazione

Vendita di copricerchi per pneumatici non originali con il marchio di case automobilistiche: la Cassazione spiega quando è configurabile il reato di contraffazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28847 depositata il 7 luglio 2015, ha affermato che “non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, ma può invece vietarsi – con la forza cogente delle norme incriminatrici di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. – la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali.

Nell’esaminare la questione oggetto di sentenza, la Corte ha evidenziato l’esistenza in materia di un orientamento contrastante nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, richiamato dalla parte ricorrente, “non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo (fattispecie relativi alla pubblicizzazione e commercializzazione su siti internet di copri cerchioni provenienti da produttori indipendenti)” (Cass., sez. 5, sent. n. 47081 del 18/11/2011, dep. 20/12/2011).

Nella sentenza citata viene chiarito che:

– il marchio, sebbene la sua funzione principale sia, come si è detto, quella di individuare la provenienza del bene, può assumere anche diversi ruoli laddove rappresenti non la “firma” del produttore, bensì una caratteristica estetica o descrittiva del prodotto;

– la questione assume particolare rilevanza proprio nel mercato dei pezzi di ricambio per automobili, laddove le singole componenti dell’autoveicolo – soggette ad usura, deterioramento od a rottura a seguito di incidente – vengono sovente cambiate durante la vita dell’auto; tali ricambi possono recare in sé, quale elemento di natura estetica, proprio una raffigurazione, più o meno fedele, del marchio del costruttore dell’automobile;

– i copricerchi (o copriruota) delle auto spesso riportano ben visibili degli elementi riconducibili al marchio del produttore, riprodotti con diverse modalità a seconda del costruttore o del modello di veicolo (può essere riportato puntualmente il marchio con le colorazioni originali, ma più spesso ne viene semplicemente riproposta in rilievo la sua forma, quasi sempre al centro del copri ruota). In questi casi, il marchio così riprodotto non serve ad individuare la provenienza del singolo componente, nei confronti del quale non ha pertanto funzione distintiva, ma svolge la sua funzione “ordinaria” di identificazione del produttore solo con riferimento al bene nel suo complesso;

– con riferimento al singolo componente, invece, il marchio, pur rafforzando la percezione complessiva sulla provenienza del bene complesso, svolge una funzione meramente estetico-descrittiva. Il problema della libera produzione dei pezzi di ricambio è annoso ed è stato dibattuto a lungo, ma non vi è dubbio che è oggi consentito ai “ricambisti” di riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi (diversamente, d’altronde, il bene non originale non potrebbe svolgere il suo ruolo commerciale di alternativa perfettamente fungibile al pezzo originale, difettando l’esatto ripristino dell’aspetto originario del bene complesso);

– questa facoltà è oggi riconosciuta dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30);

– la giurisprudenza, che si è occupata della questione prevalentemente in ambito commerciale/civilistico, riconosce ormai la piena legittimità della riproduzione esatta del pezzo di ricambio, salvo che – in aderenza alla disciplina normativa sul marchio – per le modalità con cui è attuata possa essere lesiva delle regole che presiedono alla correttezza dei rapporti industriali e commerciali. Tali fattispecie si riscontrano ove, per esempio, nella pubblicizzazione del prodotto o nella confezione dello stesso non sia chiaramente indicato che si tratta di ricambio non originale (v. Cass. civ., sez. I, 10/01/2000, n. 144);

– anche una scadente qualità del prodotto potrebbe essere lesiva dell’immagine del produttore del bene complesso e quindi configurare un danno per il produttore, ma si tratta di argomento che non rileva in sede penale, dato che ai fini dell’applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. si deve unicamente verificare se la realizzazione di un ricambio che riproduce, quale elemento estetico presente sull’originale, il marchio del costruttore dell’automobile possa configurare contraffazione di un segno distintivo.

In senso contrario a quello sopra indicato si pone un più recente orientamento giurisprudenziale – spiega la Corte di Cassazione nella sentenza in esame – secondo il quale “integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che ponga in vendita accessori e ricambi (nel caso in esame si trattava di aspirapolvere) sui quali sia stato riprodotto il marchio dell’impresa produttrice dei componenti originali; né ha rilievo al riguardo l’art. 241 del D.Lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta, comunque, vietata, ex artt. 473 e 474 cod. pen., la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali” (Cass. sez. 5, sent. n. 37451 del 13/05/2014, dep. 10/09/2014).

La norma di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 241, (Codice della proprietà industriale). ha, invero, transitoriamente liberalizzato la produzione e la vendita dei componenti di un prodotto complesso, ancorché coperto da diritto di privativa, in vista dell’utilizzo di essi quali ricambi per ripristinare l’aspetto originario del prodotto.
Ciò, tuttavia, non significa che sia consentito riprodurre su tali componenti il marchio dell’impresa produttrice dei componenti originali: il marchio, invero, è il segno distintivo che indica univocamente l’origine del prodotto, garantendone l’autenticità, la provenienza e la qualità; il titolare acquista con la registrazione il diritto di farne uso esclusivo nell’attività economica e di vietare ai terzi analogo uso (D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 20).
Le caratteristiche formali del prodotto, invece, sono tutelate attraverso la registrazione del disegno o del modello, dalla quale deriva il relativo diritto di utilizzo in via esclusiva (art. 41 del D.Lgs. citato). Solo di quest’ultimo diritto, e non anche di quello inerente all’uso esclusivo del marchio, l’art. 241 del più volte citato decreto legislativo ha sospeso l’esercizio fino alla modifica della direttiva 98/71/CE, relativamente ai componenti di un prodotto complesso destinati alla sua riparazione: tanto emerge in tutta chiarezza non soltanto dalla collocazione sistematica della norma, inserita nella sezione 2 del capo 8 (disposizioni transitorie e finali), riguardante i disegni e modelli, mentre dei marchi si occupa la sezione 1 dello stesso capo 8; ma anche – e soprattutto – dalla precisazione che la direttiva 98/71/CE si riferisce alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

In considerazione di ciò non può essere condivisa la tesi volta a sostenere che il legislatore, rendendo lecita la produzione e il commercio dei ricambi, abbia autorizzato anche l’imitazione del marchio utilizzato dal produttore dei componenti originali.
L’argomento addotto a sostegno, con l’affermare che il marchio può assumere anche diversi ruoli, laddove rappresenti non la “firma” del produttore, bensì una caratteristica estetica o descrittiva del prodotto, è viziato da una petizione di principio che non soltanto non trova alcun addentellato nella normativa vigente, ma s’infrange anzi irrimediabilmente nella nozione stessa del marchio, nella sua origine storica, nella sua funzione economico-giuridica.

La conclusione cui si deve necessariamente pervenire è che non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, ma può invece vietarsi – con la forza cogente delle norme incriminatrici di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. – la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali.

(….)

Cit. Marchi & Brevetti Web