16 Febbraio 2015

“Divani&Divani”: la Cassazione richiama il principio del cd. secondary meaning

Con la sentenza n. 1861 del 2 febbraio 2015, la Corte di Cassazione interviene sulla nozione di marchio debole e sui limiti della sua tutela, richiamando il principio del cd. secondary meaning.

La Suprema Corte ha statuito che ”la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell’adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui è affidata la funzione distintiva (v. Cass. n. 14684/2007). Quindi anche il marchio debole è protetto dalla contraffazione se la variante non esclude il rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio cui è affidata la funzione descrittiva. Se si negasse tale principio si finirebbe per limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello anteriore registrato, ma tale conseguenza è estranea alla logica della tutela del marchio debole.

Richiamando il principio del secondary meaning, la Corte ha inoltre precisato che:

“Tale fenomeno, elaborato ai fini della cd. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso che ne viene fatto nel mercato (v. Cass. n. 697/1999, n. 8119/2009), è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole (ma non nullo) che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità (v. Cass. n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 18920/2004, n. 10071/2008).”

Cit. Marchi e Brevetti Web